Товарные знаки

24 декабря 202415 минут чтения

Причины отказа в регистрации товарного знака

Содержание статьи:

Товарный знак является элементом фирменного стиля, необходимого для формирования узнаваемого бренда. Для регистрации знака необходимо пройти сложную процедуру в Роспатенте, но зарегистрировать знак с первого раза удается не всегда. Причины отказа в регистрации товарного знака могут быть различными, для его оспаривания важно правильно составить возражение.

При проведении экспертизы специалисты Роспатента ищут основания для отказа в регистрации товарного знака (ТЗ). Они проверяют его на сходства с уже охраняемыми товарными знаками и соответствие закону. ТЗ регистрируют, если эксперты не нашли причин для отказа. Если же у сотрудников Роспатента есть претензии, они отправляют отказное решение.

В статье мы расскажем, какие могут причины отказа, что делать, если он пришел, как можно оспорить решение специалистов Роспатента.

В каких случаях назначается экспертиза, кто ее заказывает и оплачивает

Когда подается заявление на регистрацию товарного знака, за его рассмотрение оплачивается государственная пошлина. Вносится она тремя отдельными платежами. Первая часть – за рассмотрение заявления, вторая – за проведение экспертизы, третья, за оформление и выдачу свидетельства.

Обратите внимание! Если часть платежа не вносится, заявление на регистрацию оставят без рассмотрения.

Для чего нужна экспертиза и кто может проводить такую экспертизу

Первичную экспертизу проводят специалисты Роспатента. В ее ходе проверяется, не содержит ли товарный знак нарушений законодательства об интеллектуальной собственности, нет ли в нем элементов, права на которые уже зарегистрированы за иными лицами.

Рассмотрим, что делать, если экспертиза установила абсолютные основания для отказа. Для этого определим, какие нарушения относятся к абсолютным.

Товарный знак не имеет различительных признаков. Например, если в обозначении есть только слово «Автомобиль», то оно никак не индивидуализирует продукцию под этим наименованием. Аналогично, нельзя зарегистрировать наименование «Легковой автомобиль», так как оно обозначает целый класс транспортных средств. Не является товарным знаком буква «О», даже если имеется ввиду аналогия с колесом.
Обозначение представляет собой набор символов, не имеющий смысла. ИТП, ПАИ, 111 и т.п. – эти произвольные сочетания не идентифицируют продукцию.

Обратите внимание! Бывают частные случаи, например, марка автомобилей «BMW». За соответствующим автопроизводителем это название зарегистрировано после того, как оно стало употребляться исключительно для продукции данного автоконцерна.

В товарный знак включен элемент, регистрация которого запрещена законом. Так, откажут в регистрации наименования «ОСАГО», «БРИКС», а также МВД или ФСКН. То же касается и изображений герба, флага, символики субъекта РФ и т.п.
Обозначение создает ложное представление о товаре. Если вы занимаетесь производством искусственных тканей, их не зарегистрируют под маркой «Краснодарский лен», так как она указывает на использование натурального сырья.
Наименование нарушает нормы морали и нравственности, содержит обесцененную лексику. Например, «Йошкин кот».

Обратите внимание! Практика не однозначна и здесь. Марка пиломатериалов «Елки-палки» успешно прошла регистрацию.

В наименование включены объекты культурного достояния. Например, «Казанский Кремль» не может быть товарным знаком.
Наименование включает элементы, которые ассоциируются с импортной алкогольной продукцией.

При выявлении подобных ошибок в регистрации товарного отказывают. Варианты могут быть следующие:

Внести изменения в проект обозначения.
Дождаться изменений в законе.

Изменений в законодательстве можно не дождаться, поэтому остаётся только один вариант – изменить сам знак.

Виды отказа

Уведомление Роспатента после экспертизы обозначения можно считать предварительным отказом. С момента получения такого уведомления есть шесть месяцев для ответа. С учетом причин, почему специалисты Роспатента приняли такое решение, нужно привести аргументы против. Их необходимо подтвердить законами, регламентами самого Роспатента, судебной практикой. Ответ важно составить на юридическом языке, полностью закрыть возражения: будет лишь один шанс оспорить отказ. Если с аргументами эксперт не согласится, или они придут позже указанного срока, Роспатент вынесет решение об отказе в регистрации ТЗ.

Есть два вида причин для отказа: абсолютные и относительные. Все они представлены в ст. 1483 кодекса РФ.

Абсолютные причины для отказа

Так называют препятствия к регистрации из-за несоответствия требованиям закона. Как правило, такие обозначения в принципе невозможно одобрить.

Рассмотрим, когда не получится зарегистрировать ТЗ.

1. Отсутствует различительная способность

В Роспатенте откажут в регистрации, если ТЗ не выделяется среди других или состоит исключительно из следующих элементов:

дефиниции для обозначения продукции определенного вида (дихлофос, термос, целлофан);
известные термины и символы (красный крест, изображение змеи над чашей для медицинских услуг, вольт — для электротехнических изделий, знак вторичной переработки);
описания, характеризующие продукцию или место ее изготовления (деревянные стулья и лавки, тульский пряник, оренбургский платок, грузинское вино);
форма товаров, которая обусловлена их назначением или функцией (схемы и изображение продукции, картинка томата для производителя кетчупа, значок автобуса для перевозчика).

Если эти слова или символ включены в ТЗ, при этом не играют в нем главенствующей роли, товарный знак могут зарегистрировать (однако такие элементы не будут подпадать под охрану).

К неразличимым ТЗ также относят бессмысленные аббревиатуры (те, у которых нет общеизвестной расшифровки), их графическое изображение (например, СХЮ, ЖТЯ), географические названия. Однако в некоторых случаях зарегистрировать ТЗ с неразличимым знаком можно, если люди начали узнавать бренд, как это было с BMW.

2. В ТЗ есть официальные символы или знаки

Эксперты пришлют отказ, если ТЗ содержит отличительные знаки или официальные символы, а также такие элементы:

названия объединений государственного или межгосударственного характера, МПО (ЕС, ЮНЕСКО);
символы и знаки стран (флаги, символы валют);
награды, всевозможные клейма, печати и т. д.

Иногда подобные знаки и символы можно включать в ТЗ. Но для этого потребуется разрешение соответствующего органа.

3. Знак ложный или вводит людей в заблуждение касаемо продукции или производителя

Ложные ТЗ — о преднамеренном обмане. Например, если в обозначении есть слово «хлопковый», а продукция содержит синтетику, зарегистрировать ТЗ не выйдет.

Под введением в заблуждение подразумевают то, что обозначение создает в сознании людей некорректное представление о товаре или услуге. Например, нельзя включить в ТЗ город — «Сумки из Парижа» или «Миланские шубы»: можно подумать, что это продукция, произведенная во Франции и Италии.

Иногда получается доказать, что ТЗ не вводит в заблуждение людей. Для этого понадобится подготовить аргументы, грамотно изложить их эксперту Роспатента.

4. ТЗ противоречит принципам гуманности, морали или общественным интересам

Нецензурные, жаргонные, бранные слова, непристойные изображения, фразы, которые оскорбляют достоинство человека или его веру, антигуманные призывы — во всех этих случаях Роспатент отправит отказ. Оспорить такое решение будет невозможно.

Если же обозначение на грани, возможно, стоит заменить ТЗ. Это связано не только с регистрацией. Даже если она пройдет успешно, в дальнейшем могут быть споры уже с ФАС, которые грозят крупными штрафами.

5. В ТЗ есть названия или изображения объектов культурного или природного наследия

Это правило применимо ко всем объектам культурного и природного наследия: например, Колизей, Эрмитаж, Эверест. Обойти правило можно при получении разрешения у собственника.

6. Некоторые названия алкогольных напитков

Не удастся получить ТЗ, если его элемент охраняется в одном из государств-участников международного договора как обозначение алкогольной продукции, которую производят в границах этой страны. Например, сотрудник Роспатента не пропустит ТЗ со словом «бордо», «киндзмараули», «херес», «шампанское».

Относительные причины для отказа

Относительными причинами называют те, что не противоречат закону, но могут нарушить права других.

Отказ связан со сходством с уже охраняемым ТЗ или заявками на регистрацию, которые подали раньше в том же классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Если обозначение лишь сходно с другим, эксперт будет принимать решение, исходя из своего опыта, насмотренности. В случае отказа при грамотном ответе сотруднику Роспатента и должной аргументации зарегистрировать ТЗ все же удастся.

Исключение — когда знак тождественен другому в том же классе МКТУ: здесь в 100% случаев ждет отказ.

Разберем, когда Роспатент может прислать отказ.

1. ТЗ напоминает другой до степени смешения

Получить отказ можно, если обозначение похоже на уже охраняемое. Еще одна причина — заявка на сходный ТЗ поступила в Роспатент раньше. В обоих случаях обязательное условие для отказа — тот же (или смежный) класс МКТУ. Если похожие заявки поступили на регистрацию печатной продукции (класс 16) и услуги в сфере недвижимости (класс 36), ТЗ зарегистрируют.

Если пришел предварительный отказ от экспертов Роспатента, пойти можно несколькими путями: подобрать другой ТЗ, доказать, что знаки отличны, запросить разрешение о согласии у правообладателя охраняемого обозначения. В последнем случае есть некоторые ограничения: регистрация обоих знаков не должна вводить потребителей в заблуждение.

2. ТЗ содержит или имитирует географические указания или названия мест происхождения продукции, которые уже под охраной (или если заявку на их регистрацию подали раньше)

Если товары однородные, придет отказ. Обойти это требование можно, если включить это обозначение в ТЗ в качестве неохраняемого элемента. Важное условие — у производителя должно быть право указывать это географическое указание или название места.

Если же товары неоднородные, отказ обычно связан с тем, что использование такого ТЗ может запутать людей или ущемить права владельца охраняемого знака.

3. ТЗ в отношении ряда однородной продукции

Не пропустят в Роспатенте ТЗ, которые полностью повторяют или похожи на охраняемые фирменные названия и коммерческие обозначения или их элементы, названия селекционных достижений, зарегистрированные в соответствующем реестре, если права на эти объекты возникли у других лиц раньше даты приоритета ТЗ.

4. В ТЗ есть отсылка к художественным или научным произведениям

Такой отсылкой считают непосредственно фрагмент произведения, его название, имена героев. Эксперты Роспатента обращают внимание не только на полностью идентичные обозначения, но и на похожие.

Зарегистрировать такой знак можно лишь в случае получения разрешения от правообладателя произведения.

5. В ТЗ упоминаются имена людей, которые известны в России

Речь идет не только о Ф. И. О. по паспорту, но и о псевдониме, факсимиле, портрете и т. д.

Получить знак с подобными элементами можно лишь в случае разрешения знаменитости или ее наследников.

6. Какие еще ТЗ будет сложно зарегистрировать

Много сложностей возникнет, если попытаться зарегистрировать ТЗ с орфографическими ошибками, например, назвав одежду «адеждой», а молоко — «малаком». В ряде случаев получить охрану таких знаков можно, если удастся доказать, что слово состоит из фантазийных словесных элементов, которые не связаны с орфографией (иными словами, что ТЗ — не слово с ошибкой, а придуманное).

С особенным вниманием эксперты Роспатента проверяют знаки, которые напоминают ТЗ крупных зарубежных компаний. Это связано с тем, что намного проще отказать небольшому предпринимателю, чем впоследствии выяснять обоснованность решения с представителями крупной корпорации. В таких случаях лучше заранее получить согласие на регистрацию от зарубежной компании.

Какие документы нужно предоставить, если основания относительные

Для устранения относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака нужно письменное согласие от лица, которое обладает правами на его использование.

Допускается обжалование отказа в регистрации товарного знака, если он не использовался более трех лет.

Если заявитель получил отказ в регистрации товарного обозначения, он может подать возражения в Палату по патентным спорам. Подавать возражение можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Чтобы правильно подать возражение против решения Роспатента, нужно указать мотивы несогласия и обосновать их. Можно заказать экспертизу в другой организации и получить другое заключение. Возможно, в нем будут указаны другие выводы.

Если Палата по патентным спорам вынесла такое же решение, как и Роспатент, то можно подавать иск в Арбитражный суд в трехмесячный срок после получения отказа. При этом Роспатент вправе подать свои возражения на иск.

Обратите внимание! Нужно приложить к иску квитанцию об оплате государственной пошлины. За подачу возражения на иск платить госпошлину не нужно.

Как снизить риск отказа

Рекомендаций всего две: четко следовать процедуре подачи и проверять знак перед подачей на регистрацию.

Проверить знак

Хоть проверять ТЗ перед подачей заявки не обязательно, лучше это все же сделать: так удастся ускорить сроки получения знака, не потерять деньги (уплаченные пошлины при отказе не возвращаются).

При проверке стоит учитывать методические рекомендации Роспатента: им следуют эксперты при одобрении заявок. Найти зарегистрированные ТЗ и те, что ждут вердикта, можно на сайте ФИПС.

Также можно сделать более глубокую проверку несколькими способами:

Использовать поисковую систему Роспатента. Для этого нужно заключить договор.

Минус этого способа в том, что можно не найти сходное обозначение, а именно это становится частой причиной для отказа.

Воспользоваться платными услугами Роспатента. На проверку уходит 20 рабочих дней. За дополнительную плату поиск можно ускорить.

Важно учитывать, что проверку выполняют довольно поверхностно: внимание обращают на тождественные и сходные словесные обозначения. Никаких рекомендаций по доработкам товарных знаков эксперты Роспатента не дают.

Воспользоваться услугами патентных поверенных. Они проверят обозначение, подскажут, как его изменить, если необходимо, чтобы получить одобрение.

При обращении в Brandside наши эксперты выполнят проверку по закрытым базам Роспатента, дадут советы, как повысить шанс на регистрацию с первой попытки, подготовят необходимые документы и будут полностью сопровождать до получения свидетельства.

Оплатить необходимые госпошлины и не нарушить сроки ответов

Перед экспертизой обозначения проводят формальную. На этом этапе проверят, правильно ли заполнены документы, оплачены ли пошлины. Также сотрудники Роспатента устанавливают приоритет ТЗ.

Если при формальной экспертизе эксперты найдут хотя бы одну ошибку, они отправят запрос заявителю. Процедура проверки обычно длится недолго: месяц-два.

Наиболее частые ошибки на этапе формальной экспертизы — неправильный подбор класса МКТУ, неуплата (или неполная уплата) пошлины. Иногда бывают случаи, когда пошлину перечисляют по неправильным реквизитам.

Всего нужно уплатить 4 пошлины: за подачу заявки, проведение экспертизы, регистрацию ТЗ и выдачу бумажного свидетельства. До формальной проверки необходимо оплатить первые две. После одобрения обозначения вносят пошлину за регистрацию знака и бумажное свидетельство (от последнего можно отказаться).

На этапе формальной экспертизы, как правило, отказов нет, но все дополнительные запросы удлиняют процедуру регистрации. На ответ дают три месяца. Если по какой-то причине не получится вложиться в это время, можно запросить срок для продления подачи материалов, но максимум на полгода, согласно ст. 1497.

Если сотрудник Роспатента выдаст предварительный отказ после экспертизы по существу, времени для подготовки ответа будет больше: 6 месяцев (согласно ст. 1499). Но важно учитывать, что возможность представить свои аргументы в защиту обозначения можно лишь один раз.

Пришел отказ: что делать

Если в Роспатенте отказали в регистрации товарного знака, это еще не приговор. Будет 4 месяца с момента отправки решения, чтобы подать возражения. Если этот срок пропустить, обжаловать его не удастся: понадобится проходить весь путь регистрации сначала.

Перед подачей возражений стоит еще раз оценить свои шансы. Возможно, проще и дешевле будет переработать обозначение и попробовать зарегистрировать ТЗ с нуля.

Если же принято решение отстаивать регистрацию знака, следует подготовить аргументы.

Если отказ связан с тем, что сходный ТЗ уже используется, можно обратиться к правообладателю противопоставленного знака и попробовать с ним договориться. В некоторых случаях это сделать довольно легко, в других — потребуются долгие переговоры, выплата крупного вознаграждения.

Еще один вариант — аннулировать противопоставленное обозначение. Например, можно доказать, что ТЗ не используют три последних года.

Для обжалования решения Роспатента необходимо подготовить возражение, подать его в Палату по патентным спорам, оплатив пошлину. Если дела непростые, заседаний может быть несколько. По их итогу коллегия выносит решение: удовлетворить запрос или отказать. Если в Палате приняли сторону заявителя, можно оплачивать госпошлину и ждать свидетельство. При отказе можно обжаловать это решение в Суде по интеллектуальным правам.

Почему регистрировать товарный знак лучше всего с участием патентного бюро

Суд оценивает иск по правилам АПК РФ и на основании норм части четвертой ГК РФ. Шансы на успех выше, если правообладатель, с обозначением которого совпадает оспариваемый товарный знак, согласится с требованиями истца. Кроме того, если зарегистрированный ранее знак не используется более трех лет, суд прекратит соответствующие права.

Примеры оспаривания решения Роспатента

В 2020 г. Роспатент отклонил заявку ООО «Гритвак» на регистрацию торгового наименования «ФЛЕКСВАК» в связи с тем, что ранее зарегистрированы права на товарные знаки ФлексТач, Flexact, Флексар и ряд других. Отказ был обжалован в Суд по интеллектуальным правам. Оценив материалы дела, суд признал отказ незаконным. В решении суда сказано, что вторые половины сравниваемых товарных знаков «ТАЧ», «ACT», «САР» обладают разным смыслом: «touch» означает «касаться», «act» – акт, действие, а «сар» представляет собой простой суффикс после корня «флекс», то есть «гибкий». Поэтому говорить сделать вывод о тождественности наименований до степени смешения здесь нельзя (дело № СИП-1052/2021).

Что в итоге

Выделяют два варианта причин для отказа в государственной регистрации товарного знака: абсолютные и относительные.

Абсолютные основания означают, что специалист Роспатента посчитал, что охрана ТЗ противоречит закону, а относительные — что обозначение можно зарегистрировать в целом, но это невозможно из-за нарушения прав других. В основном это происходит, если ТЗ сходный с уже охраняемым в том же классе МКТУ.

Чтобы этого избежать, следует заранее проверить обозначение. Это можно сделать или самостоятельно, или обратиться в Роспатент, к поверенным.

При отказе в регистрации решение можно оспорить в Палате по патентным спорам, а затем, если будет нужно, — в Суде по интеллектуальным правам.

Если вы не уверены в том, что ваш товарный знак пройдет экспертизу — доверьте его регистрацию специалистам Brandside. Мы не только проверим знак на оригинальность, но и составим заявку с полным комплектом сопроводительных документов.

Источники:

ГК РФ Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2e83c7a3d54808ca80d8f0b2a034caa0f7122b57/