Международная регистрация товарного знака

Содержание статьи:

• Что такое международная регистрация товарного знака
• Регистрация за рубежом
• Регистрация ТЗ по странам
• Компенсации с местных компаний
• Преимущества и недостатки регистрации товарного знака в одной стране
• Что в итоге
• Вопросы и ответы

При работе только на российском рынке достаточно зарегистрировать товарный знак (ТЗ) внутри страны через Роспатент. Но если в планах — выход на международный рынок, потребуется охрана и за рубежом. В ином случае существует риск нарушения прав местных компаний, что грозит судами, конфискацией и уничтожением продукции, выплатой больших штрафов.

Чтобы избежать различных проблем в ведении бизнеса за рубежом, необходима международная регистрация ТЗ. Что это такое, сколько времени она займет и какие траты потребуется заложить в бюджет — в статье.

Что такое международная регистрация товарного знака

Если ТЗ зарегистрировали в РФ, то он охраняется только на ее территории. В любом другом государстве знак могут использовать. Это значит, что выйти на рынок под своим брендом, где уже есть такой же или схожий, может быть невозможно.

Чтобы такого не произошло, потребуется регистрация товарного знака за рубежом. Есть два варианта:

• Национальная процедура. Подойдет, если нужна охрана ТЗ в определенном государстве. Для этого в его патентное ведомство потребуется подать заявку.
• Международная процедура. Это единая регистрация в ряде государств. При такой регистрации заявка подается в единый орган, который уведомляет выбранные страны о поступлении заявки. Например, в Мадридской системе таким органом является Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

Что выбрать, зависит от ряда факторов. В первую очередь необходимо узнать, входит ли интересующее государство в какое-либо объединение. Если нет, путь только один — национальная процедура. Если стран, в которых нужен ТЗ, много, то удобнее и выгоднее подавать комплексную заявку.

Подробно разберем, как работает каждая система, какие затраты на регистрацию потребуются, а также как получить ТЗ в отдельных странах.

Регистрация за рубежом

Наиболее крупная система, где можно зарегистрировать один товарный знак сразу для нескольких стран — Мадридская. На сегодня в Мадридском соглашении насчитывается 115 участников (131 государство). На практике эту систему выбирают чаще всего, если необходимо получить охрану знака в ряде стран.

Есть и другие объединения, в которые входят государства ЕАЭС, ЕС, Африки и т. д. Рассмотрим самые популярные.

Мадридская система

Большой плюс этой системы — подается одна заявка сразу в несколько стран. При этом не потребуется никуда ехать: достаточно обратиться в Роспатент. Оттуда заявку передадут в ВОИС, после чего заявка будет направлена в каждую испрашиваемую страну для экспертизы. При одобрении зарегистрируют ТЗ.

Этапы процедуры:

1. Получение охраны в РФ или подача заявки в Патентное ведомство РФ.
2. Подача международной заявки в Роспатент, после чего ее отправят в ВОИС.
3. ВОИС регистрирует международную заявку, присваивает номер международной регистрации и публикует её в международном реестре.
4. Направление ВОИС заявки в каждое патентное ведомство тех государств, где нужно зарегистрировать ТЗ.
5. Экспертиза. Ее проводят на национальном уровне. При получении отказа его можно будет оспорить.
6. Каждая страна либо подтверждает состоявшуюся в ВОИС регистрацию, либо нет.

Если в дальнейшем потребуется получить охрану в еще одном государстве Мадридского соглашения, можно будет подать заявку на расширение перечня стран, минуя Роспатент.

Важно учитывать, что международная заявка сохраняет свою зависимость от национальной регистрации в течение 5 лет. Если в этот период с российским знаком что-то происходит (аннулируется или передается по договору отчуждения другому лицу), то эти же действия будут применимы и к международной заявке. По истечении 5 лет эти регистрации становятся независимыми.

Чем в большее число стран подается заявка, тем выше плата за регистрацию. Однако комплексная регистрация часто выгоднее при планировании масштабного международного присутствия. Если же в планах выйти на рынки лишь в одном или двух государствах, стоит просчитать затраты: может оказаться, что подача по национальной системе выгоднее.

В каждой стране государственные пошлины оплачивают отдельно. Также в затраты входит:

• Регистрация заявки —5000 руб. + 1000 руб. за каждый класс свыше 3-х.
• Основная пошлина — 903 швейцарских франка (≈101 тыс. рублей) или 653 франка (≈73 тыс. рублей) за цветное и черно-белое изображение соответственно.
• Добавочная пошлина — 100 франков (≈11 тыс. рублей) за каждое государство.
• Дополнительная пошлина — 100 шведских франков за четвертый и каждый последующий класс.
• Индивидуальные пошлины в каждой стране (где предусмотрены)

Предварительно просчитать стоимость регистрации можно в онлайн-калькуляторе.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

На сегодняшний день эта процедура не функционирует.

Европейская организация по интеллектуальной собственности (EUIPO)

Для Российского заявителя регистрация в странах ЕС доступна только через подачу международной заявки по Мадридской системе.

Регистрация ТЗ по странам

Если нужно зарегистрировать бренд на территории страны, которая не входит в Мадридскую систему или другой союз, а также в случае, если пакетная подача невыгодна, можно получить охрану ТЗ в необходимом государстве. Процедуры везде разные, разберем самые популярные.

Казахстан

Чтобы зарегистрировать ТЗ в Казахстане, нужно обратиться в Казпатент.

Процедура регистрации проходит как в Роспатенте:

1. После получения заявки эксперты Казпатента проводят предварительную экспертизу. На это уйдет около месяца. Специалисты проверяют, есть ли все нужные документы, правильно ли оформлена заявка. Если все в порядке, отправляют уведомление заявителю, что заявку приняли к рассмотрению.
2. В течение 7 месяцев с даты подачи заявки проводят полную экспертизу, принимают решение об одобрении или отказе (последний можно оспорить).

Граждане России могут подать заявку сами (как лично, так и онлайн) или с помощью патентных поверенных. Примерный срок регистрации — 1 год.

Стоимость процедуры зависит от того, подает заявку физлицо, юрлицо или субъекты МСП (малого или среднего предпринимательства), от количества классов МКТУ, в которых нужна охрана. Детальнее ознакомиться со стоимостью можно на сайте ведомства.

Беларусь

Для регистрации ТЗ в РБ нужно обратиться в Национальный центр интеллектуальной собственности либо лично, либо через поверенных.

Регистрация проходит по аналогичной процедуре, как в Казахстане. На нее уйдет от одного года до трех лет.

Детальнее ознакомиться со стоимостью можно на сайте НЦИС.

Армения

Чтобы зарегистрировать ТЗ в Армении, нужно обратиться в Офис интеллектуальной собственности (ОИС) Министерства экономики РА.

Процедура регистрации аналогична той, что в других странах ЕАЭС. Она занимает около года.

Кыргызстан

Для охраны знака нужно подать заявку в Кыргызпатент. Это можно сделать онлайн с помощью квалифицированной подписи. Заявку рассматривают в среднем около года.

США

Для получения ТЗ в США можно подать как национальную заявку, так и указать эту страну в заявке по Мадридской системе.

Среди особенностей — потребуется доказать, что ТЗ уже активно используют в стране в том же классе, в котором планируют его зарегистрировать. Если выход на американский рынок только в планах, нужно подать декларацию, в которой следует указать, что использовать бренд начнут в течение 6 месяцев.

Перед подачей заявки следует проверить, нет ли уже зарегистрированных схожих ТЗ, чтобы минимизировать риск отказа. Это можно сделать в реестре TESS. Если знак охраноспособный, можно продолжать процедуру.

Ее этапы:

1. Подача заявки. Потребуется доказать, что ТЗ уже используется (или указать, что он будет использоваться в течение следующих 6 месяцев).
2. Прохождение экспертизы. У представителей USPTO могут возникнуть вопросы. В таком случае они отправят письмо.
3. Заявку опубликуют в бюллетене USPTO. Если у кого-то возникнут претензии, их принимают 30 дней со дня публикации (направить претензию может любой человек или компания).
4. Регистрация, выдача свидетельства.

Также в расходы стоит заложить юридические услуги национальных патентных поверенных.

Германия

На всю процедуру получения товарного знака потребуется около 6–12 месяцев. Для начала необходимо подать документы и заявку в Национальное ведомство (DPMA). Сделать это самостоятельно у россиян не получится: понадобится патентный поверенный или национальный юрист.

Этапы процедуры:

1. Подача заявки. Эксперты DPMA проверяют, отвечает ли она формальным требованиям.
2. Регистрация ТЗ. Если у экспертов не возникло претензий, знак публикуют.
3. После публикации другие правообладатели знаков могут направить оппозиции
4. Если препятствий не будет выявлено, выдается.

КНР

Регистрацией бренда в Китае занимается Управление по товарным знакам. Процедура занимает много времени: до двух лет. Иногда процесс рассмотрения длится еще больше. Обратиться в Управление по товарным знакам иностранцы не смогут: потребуются услуги патентных поверенных из КНР.

До того как подавать заявку, нужно проверить ТЗ на охраноспособность, иначе это грозит лишней тратой средств. После этого пошагово процедура регистрации выглядит так:

1. Подача заявки. На протяжении двух месяцев должно прийти извещение, что ее приняли.
2. Экспертиза. Специалисты проверяют уникальность ТЗ, соответствует ли он закону.
3. Предварительное решение и публикация знака на сайте ведомства. Люди и компании могут подать возражение на регистрацию в течение трех месяцев (его иногда рассматривают около года).
4. Выдача свидетельства.

Важно учитывать, что регистрация ТЗ в КНР не распространяется на территории Гонконга, Тайваня и Макао. Если нужна охрана там, потребуется проходить всю процедуру на местах.

Компенсации с местных компаний

После оформления ТЗ в отдельной стране можно защищать в ней свои права: подать на нарушителя в суд, требовать уничтожения контрафактной продукции, запретить использовать похожий логотип. Однако нужно учитывать, что бороться за бренд часто очень дорого. Возможно, в некоторых случаях рациональнее будет не обращать на нарушителя внимания, особенно если его деятельность не наносит никакого ущерба бизнесу.

Полезна регистрация ТЗ и в обратной ситуации. Она поможет не попасть в неприятность самому, не получить многотысячные или многомиллионные штрафы.

Преимущества и недостатки регистрации товарного знака в одной стране

Разобраться с вопросом, регистрировать ТЗ в одной стране или сразу в нескольких, поможет сравнение плюсов и минусов.

Так, если нужно минимизировать затраты, а в планах нет выхода на международный рынок, достаточно регистрации ТЗ в одном государстве. Но при желании экспортировать продукцию, участвовать в международных конференциях, выставках и прочих мероприятиях, лучше, чтобы знак был охраняемым в разных странах.

Что в итоге

Для выхода на международный рынок ТЗ в России недостаточно: нужна охрана в других странах. Она поможет не стать нарушителем: избежать крупных штрафов, изъятия и уничтожения продукции. Кроме того, регистрация ТЗ дает исключительное право на его использование в отдельных классах: при его нарушении удастся защитить бренд. Она также поможет избежать проблем с патентными троллями, защитит бренд, позволит развивать бизнес за рубежом.

Зарегистрировать ТЗ в другом государстве можно по международной или национальной системе.

Регистрация в одной стране может быть выгоднее и удобнее при работе на локальном рынке, но если в планах — выход на международный рынок, стоит рассмотреть пакетную.

Вопросы и ответы

Чем регистрация международного ТЗ отличается от регистрации обычного?

Регистрация обычного ТЗ ограничивает правовую охрану одной страной — той, куда подали заявку (например, через Казпатент в Казахстане или Роспатент в РФ). Если компания решает выходить на международный рынок, то такой ТЗ не будет защищен в других государствах. При международной регистрации, напротив, знак будет под охраной сразу в нескольких странах.

Почему на зарубежном рынке опасно появляться с незарегистрированным товарным знаком?

Без регистрации ТЗ местные компании могут использовать бренд, при этом не удастся претендовать на его правовую защиту. Это может привести к потерям прибыли и репутационному ущербу. Также есть риск столкнуться с патентными троллями — компаниями или людьми, которые намеренно регистрируют популярные бренды для последующего вымогательства денег.

Использование незарегистрированного ТЗ может также стать причиной конфискации товаров на таможне, запрета на их продажу.

В итоге юридические споры и судебные издержки часто обходятся дороже, чем регистрация товарного знака.

Насколько серьезнее за рубежом относятся к регистрации ТЗ?

В большинстве стран соблюдение прав на интеллектуальную собственность строго контролируется и регулируется законодательством. Нарушение этих прав может повлечь крупные штрафы, конфискацию продукции, уголовное наказание. Это связано с тем, что товарный знак — один из ключевых активов организации. Поэтому компании уделяют большое внимание защите своих брендов и ведут активную борьбу с нарушителями.

Можно ли предварительно из России проверить знак при международной регистрации?

Да, проверку можно провести из России с помощью онлайн-баз данных, например, ВОИС, TESS.

Также можно воспользоваться услугами патентных поверенных, которые помогут провести более детальный поиск и анализ возможных рисков. Однако получить полную уверенность в отсутствии схожих знаков не получится. Все решают эксперты патентных ведомств в каждом государстве.

Возможна ли регистрация единого международного товарного знака?

Единого международного ТЗ нет. Но Мадридская система заметно упрощает процесс регистрации и позволяет охватить более сотни стран. По этой системе заявитель подает одну заявку через национальное патентное ведомство (в России это Роспатент), после чего его сотрудники передают ее в ВОИС. Затем заявку направят в патентные ведомства выбранных государств, где проведут национальную экспертизу. Предоставлять охрану знаку или нет, в каждой стране решают отдельно.

Какую пошлину нужно заплатить?

Размер госпошлин зависит от числа стран, где нужна регистрация ТЗ, от количества классов по Международной классификации товаров и услуг.

Базовая пошлина через Мадридскую систему — 903 франка и 653 франка за цветной знак и черно-белый соответственно. За каждое государство, в которое подается заявка, взимают дополнительную пошлину — 100 франков. Столько же нужно заплатить за четвертый, пятый и каждый следующий класс.

Общая стоимость регистрации может составить несколько тысяч или десятков тысяч долларов, особенно если в планах — охватить несколько крупных рынков.

Нужны ли услуги юриста для регистрации международного ТЗ?

Услуги юриста или патентного поверенного не всегда обязательны, но на практике лучше ими воспользоваться из-за сложности и многоэтапности процедуры. Специалист поможет правильно оформить заявку, подобрать необходимые классы товаров и услуг, провести предварительный поиск по базам, чтобы избежать отказа из-за схожих знаков.

В случае подачи заявки российским заявителем напрямую в другую страну всегда привлекается национальный патентный поверенный.

*Информация и курс валют актуальны на 07.11.2024.

Источники:

1. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»
2. ГК РФ Статья 1507. Регистрация товарного знака в иностранных государствах и международная регистрация товарного знака