Из-за чего могут отказать в регистрации товарного знака: распространенные причины

Товарный знак является элементом фирменного стиля, необходимого для формирования узнаваемого бренда. Для регистрации знака необходимо пройти сложную процедуру в Роспатенте, но зарегистрировать знак с первого раза удается не всегда. Причины отказа в регистрации товарного знака могут быть различными, для его оспаривания важно правильно составить возражение.

Почему могут отказать в регистрации товарного знака

Причины отказа в регистрации товарного знака делятся на две группы:

• абсолютные основания для отказа
• относительные основания для отказа

Первые включают недостатки, по которым обозначение не может выполнять индивидуализирующую функцию и не может быть товарным знаком в принципе. Вторые касаются признаков, включение которых нарушает интересы иных правообладателей, государства, идет в разрез с нормами морали.

Важно: отказ Роспатента в регистрации товарного знака должен быть мотивированным. Для определения возможности регистрации предварительно проводится экспертиза.

В каких случаях назначается экспертиза, кто ее заказывает и оплачивает

Когда подается заявление на регистрацию товарного знака, за его рассмотрение оплачивается государственная пошлина в размере 38 000 рублей. Вносится она тремя отдельными платежами. Первая часть – за рассмотрение заявления, вторая – за проведение экспертизы, третья, за оформление и выдачу свидетельства.

Обратите внимание! Если часть платежа не вносится, заявление на регистрацию оставят без рассмотрения.

Для чего нужна экспертиза и кто может проводить такую экспертизу

Первичную экспертизу проводят специалисты Роспатента. В ее ходе проверяется, не содержит ли товарный знак нарушений законодательства об интеллектуальной собственности, нет ли в нем элементов, права на которые уже зарегистрированы за иными лицами.

Рассмотрим, что делать, если экспертиза установила абсолютные основания для отказа. Для этого определим, какие нарушения относятся к абсолютным.

Товарный знак не имеет различительных признаков. Например, если в обозначении есть только слово «Автомобиль», то оно никак не индивидуализирует продукцию под этим наименованием. Аналогично, нельзя зарегистрировать наименование «Легковой автомобиль», так как оно обозначает целый класс транспортных средств. Не является товарным знаком буква «О», даже если имеется ввиду аналогия с колесом.

Обозначение представляет собой набор символов, не имеющий смысла. ИТП, ПАИ, 111 и т.п. – эти произвольные сочетания не идентифицируют продукцию.

Обратите внимание! Бывают частные случаи, например, марка автомобилей «BMW». За соответствующим автопроизводителем это название зарегистрировано после того, как оно стало употребляться исключительно для продукции данного автоконцерна.

В товарный знак включен элемент, регистрация которого запрещена законом. Так, откажут в регистрации наименования «ОСАГО», «БРИКС», а также МВД или ФСКН. То же касается и изображений герба, флага, символики субъекта РФ и т.п.

Обозначение создает ложное представление о товаре. Если вы занимаетесь производством искусственных тканей, их не зарегистрируют под маркой «Краснодарский лен», так как она указывает на использование натурального сырья.

Наименование нарушает нормы морали и нравственности, содержит обесцененную лексику. Например, «Йошкин кот».

Обратите внимание! Практика не однозначна и здесь. Марка пиломатериалов «Елки-палки» успешно прошла регистрацию.

В наименование включены объекты культурного достояния. Например, «Казанский Кремль» не может быть товарным знаком.

Наименование включает элементы, которые ассоциируются с импортной алкогольной продукцией.

При выявлении подобных ошибок в регистрации товарного отказывают. Варианты могут быть следующие:

• Внести изменения в проект обозначения.
• Дождаться изменений в законе.

Изменений в законодательстве можно не дождаться, поэтому остаётся только один вариант – изменить сам знак.

Рассмотрим причины соответствующего вида

Обозначение целиком либо в какой-то части тождественно товарному знаку, права на которые уже зарегистрированы. Так, логотип «Volkswagen» в виде букв «V» и «W» нельзя будет использовать, например, для газеты «Volk und Wissenschaft» (народ и наука).

Обозначение повторяет общеизвестный товарный знак. Компания «Яндекс» ранее занималась разработками IT-технологий. Теперь она расширила сферу своей деятельности. Независимо от того, чем занимается ваша компания, называться так же она не может.

Обозначение содержит изображение промышленного образца. Зарегистрированные промышленные образцы – это объекты интеллектуальной собственности. Их использование в других обозначениях допустимо только для самого правообладателя, либо при наличии его согласия.

Наименование содержит грамматические или орфографические ошибки. Очевидно, что в словосочетании «Жызнь биз границ» содержится две грубейшие ошибки. В регистрации такого товарного знака будет отказано.

Есть отсылка к литературному произведению, его название. Идея назвать дом отдыха «Один день Ивана Денисовича» может казаться креативной, но семья А. Солженицына, владеющая правами на этот роман, может не одобрить такой полет фантазии..

Есть имена и фамилии известных личностей. Линейка средств парфюмерии «Анджелина Джоли» привлечет интерес аудитории, но сама Анджелина Джоли об этой продукции не узнает и согласия на использование своего имени не даст.

В названии есть географическое наименование. Важно, что обозначает указание на географический объект, юридический адрес фирмы или место происхождении товара. В последнем случае учитывается, не вводит ли это наименование в заблуждение аудиторию. Если пельмени делают в Подмосковье из сырья от осетинских фермеров, то они не могут называться «Уральские пельмени». Вместе с тем, права на это наименование закреплены для цикла юмористических телепередач, выпускаемых одноименной командой КВН.

Какие документы нужно предоставить, если основания относительные

Для устранения относительных оснований для отказа в регистрации товарного знака нужно письменное согласие от лица, которое обладает правами на его использование.

Допускается обжалование отказа в регистрации товарного знака, если он не использовался более трех лет.

Если заявитель получил отказ в регистрации товарного обозначения, он может подать возражения в Палату по патентным спорам. Подавать возражение можно как в бумажном, так и в электронном виде.

Чтобы правильно подать возражение против решения Роспатента, нужно указать мотивы несогласия и обосновать их. Можно заказать экспертизу в другой организации и получить другое заключение. Возможно, в нем будут указаны другие выводы.

Если Палата по патентным спорам вынесла такое же решение, как и Роспатент, то можно подавать иск в Арбитражный суд в трехмесячный срок после получения отказа. При этом Роспатент вправе подать свои возражения на иск.

Обратите внимание! Нужно приложить к иску квитанцию об оплате государственной пошлины – придется заплатить 2000 рублей. За подачу возражения на иск платить госпошлину не нужно.

Каким способом можно сэкономить на гос.пошлине

Первый способ самый простой – подавайте заявление онлайн, таким образом вы получаете 30% скидку

Второй способ коснётся тех, кто относится к одной из трех групп заявителей:

1. Инвалиды, пенсионеры, учащиеся и работники образовательных учреждений, научные работники.
2. Авторы изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, которые разработали техническое решение без участия других соавторов.
3. Коммерческие организации, являющиеся субъектами малого предпринимательства (статья 4 Федерального закона №209-ФЗ), научные и образовательные организации с государственной аккредитацией.

И третий способ распространяется на малый и средний бизнес. Через грантовую систему, с условиями которой можно ознакомится на сайте Московского инновационного кластера, можно рассчитывать на компенсацию 100% от размера госпошлины и 70% за услуги патентного поверенного.

Почему регистрировать товарный знак лучше всего с участием патентного бюро

Суд оценивает иск по правилам АПК РФ и на основании норм части четвертой ГК РФ. Шансы на успех выше, если правообладатель, с обозначением которого совпадает оспариваемый товарный знак, согласится с требованиями истца. Кроме того, если зарегистрированный ранее знак не используется более трех лет, суд прекратит соответствующие права.

Примеры оспаривания решения Роспатента

В 2020 г. Роспатент отклонил заявку ООО «Гритвак» на регистрацию торгового наименования «ФЛЕКСВАК» в связи с тем, что ранее зарегистрированы права на товарные знаки ФлексТач, Flexact, Флексар и ряд других. Отказ был обжалован в Суд по интеллектуальным правам. Оценив материалы дела, суд признал отказ незаконным. В решении суда сказано, что вторые половины сравниваемых товарных знаков «ТАЧ», «ACT», «САР» обладают разным смыслом: «touch» означает «касаться», «act» – акт, действие, а «сар» представляет собой простой суффикс после корня «флекс», то есть «гибкий». Поэтому говорить сделать вывод о тождественности наименований до степени смешения здесь нельзя (дело № СИП-1052/2021).

Если вы не уверены в том, что ваш товарный знак пройдет экспертизу — доверьте его регистрацию специалистам Brandside. Мы не только проверим знак на оригинальность, но и составим заявку с полным комплектом сопроводительных документов.

Выводы: список причин, по которым Роспатент может отказать в регистрации

• Нет различительных признаков.
• Обозначение из бессмысленного набора символов.
• Есть запрещенный для регистрации элемент.
• Обозначение создает ложное представление о товаре.
• Нарушение норм морали и нравственности.
• Указаны объекты культурного достояния.
• Есть указание на импортную алкогольную продукцию.
• Тождественность с другим товарным знаком.
• Указан промышленный образец.
• Ошибки в тексте.
• Упоминается литературное произведение.
• Есть упоминание известных личностей.
• Содержится географическое наименование.