Как получить согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака?

Содержание статьи:

• Что такое письмо-согласие на регистрацию товарного знака и для чего оно нужно
• Как оформить письмо-согласие
• Экспертиза письма-согласия
• Когда письмо-согласие не будет играть никакой роли
• Как обойтись без письма-согласия
• Альтернатива регистрации
• Заключение

При подаче заявки на регистрацию товарного знака (ТЗ) эксперты Роспатента проводят экспертизу, в ходе которой проверяют, соответствует ли обозначение требованиям законодательства и не нарушает ли права владельцев уже охраняемых ТЗ.

Одной из частых причин отказа становится наличие сходного знака с более ранним приоритетом. В таких случаях помогает письмо-согласие — документ, который может стать основанием для продолжения регистрации.

В этой статье подробно рассмотрим, что представляет собой письмо-согласие, в каких ситуациях оно может помочь, какие требования предъявляют к его оформлению и когда оно не будет иметь юридической силы.

Что такое письмо-согласие на регистрацию товарного знака и для чего оно нужно

Письмо-согласие — это документ, в котором владелец охраняемого ТЗ заявляет, что не возражает против регистрации обозначения, сходного с собственным. Такое согласие может предоставляться как на платной, так и на безвозмездной основе.

Возможность использовать такой документ закреплена в п. 6 ст. 1483 ГК РФ: при наличии согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака допускается охрана обозначения, сходного до степени смешения, — если оно не вводит потребителей в заблуждение.

Письмо-согласие может потребоваться:

• при получении уведомления Роспатента о предварительном отказе из-за наличия похожего ТЗ;
• при высокой вероятности отказа по результатам предварительной проверки обозначения;
• если заявка находится на рассмотрении, при этом заявитель хочет повысить шансы на регистрацию.

Письмо-согласие может понадобиться только если речь идет о знаках, зарегистрированных или заявленных в отношении однородных товаров и услуг. Если ТЗ относятся к разным классам МКТУ, документ может не потребоваться.

Как оформить письмо-согласие

Письмо-согласие можно оформить до получения уведомления Роспатента, но после подачи заявки на регистрацию — если известно, что обозначение могут признать сходным с охраняемым ТЗ. Второй вариант — подготовка письма после получения уведомления от Роспатента о предварительном отказе. В обоих случаях документ могут принять во внимание, что повысит вероятность регистрации.

1. Проведение правового анализа

Перед оформлением письма нужно определить, действительно ли обозначение может быть признано сходным с чужим ТЗ. Проверка, как правило, включает:

• сравнение обозначений по визуальному, фонетическому и семантическому критериям;
• анализ перечня продукции и услуг на предмет их однородности;
• оценку степени известности «старшего» ТЗ (в том числе наличие у него статуса общеизвестного, что ограничивает применение письма-согласия).

Если вероятность отказа по причине сходства велика, есть смысл начать переговоры с правообладателем зарегистрированного обозначения.

2. Ведение переговоров и согласование условий

Связаться с правообладателем можно напрямую или через патентного поверенного. Правообладатель не обязан предоставлять согласие — это его право. Поэтому в ходе переговоров важно аргументировать, что использование заявленного обозначения не будет вводить потребителей в заблуждение и не уменьшит объем охраны уже зарегистрированного знака.

Согласие может быть:

• безвозмездным — предоставленным на добровольной основе;
• возмездным — на основании соглашения о компенсации, которая определяется по договоренности сторон.

Следует зафиксировать условия предоставления согласия письменно — в соглашении или договоре.

3. Подготовка документа

Письмо-согласие составляют в письменной форме. Допускается как простое письмо, так и гражданско-правовой договор. Строгой формы не установлено, но документ должен содержать все обязательные сведения, регламентированные законодательством.

В письме-согласии обязательно указывают:

• сведения о правообладателе и заявителе (ФИО или наименование, адрес);
• номер заявки;
• перечень продукции и/или услуг, на которые распространяется согласие;
• дату составления письма и подпись уполномоченного лица.
• бессрочный и безотзывный характер.

Если документ оформлен на иностранном языке, нужно перевести его на русский и заверить в установленном порядке или же подготовить двуязычный документ.

4. Представление документа в Роспатент

В Роспатент нужно предоставить только оригинал письма-согласия.

Документ можно подать:

• одновременно с заявкой;
• в ответ на уведомление о предварительном отказе.

Если решение об отказе уже принято, его можно оспорить в Палате по патентным спорам, приложив письмо к возражению.

Согласно ст. 1483 ГК РФ, согласие правообладателя не может быть отозвано.

Экспертиза письма-согласия

Если заявленный ТЗ признан сходным с уже зарегистрированным, письмо-согласие может быть учтено экспертами Роспатента при вынесении решения. Однако наличие этого документа не означает, что заявка будет автоматически одобрена.

Перед тем как вынести решение, эксперты оценивают:

• корректность оформления документа (наличие всех обязательных сведений, оригинала, подписей);
• степень сходства между обозначениями;
• однородность товаров и/или услуг;
• известность «старшего» ТЗ — чем она выше, тем строже подход.

Таким образом, решение о регистрации при наличии письма-согласия эксперты Роспатента принимают с учетом ряда факторов, включая правовые риски и интересы потребителей.

Когда письмо-согласие не будет играть никакой роли

Несмотря на то, что письмо-согласие может помочь при предварительном отказе, его не всегда учитывают при принятии решения. В некоторых ситуациях даже корректно оформленный документ не повлияет на результат экспертизы.

Препятствиями к регистрации станут:

1. Обозначения являются не сходными, а тождественными. Письмо-согласие не принимается к сведению, если обозначения полностью совпадают (тождественны) — визуально, фонетически, семантически: можно зарегистрировать сходные, но не идентичные ТЗ.
2. Введение потребителя в заблуждение. Даже при наличии письма-согласия Роспатент отказывает в регистрации, если обозначение способно ввести людей в заблуждение — например, создать ложную ассоциацию с другим производителем.
3. Сходство с коллективным ТЗ. Письмо-согласие не может быть основанием для регистрации обозначения, сходного с коллективным товарным знаком.
4. Общеизвестный ТЗ. Если противопоставленный знак официально признан общеизвестным, даже незначительное сходство может стать основанием для отказа. В таких случаях риск введения потребителя в заблуждение считается повышенным, и наличие письма-согласия не компенсирует его.

Отсутствие обязательных сведений, подписи, перевода (если документ составлен на иностранном языке) или других формальных требований — причина, по которой письмо-согласие не принимают к рассмотрению и не учитывают при принятии решения.

Как обойтись без письма-согласия

Письмо-согласие — это не единственный способ зарегистрировать ТЗ при наличии сходства. В некоторых случаях от него можно отказаться, если грамотно выстроить стратегию защиты обозначения. Это особенно актуально, если правообладатель «старшего» знака отказывает в согласии или установить с ним контакт невозможно.

1. Аргументировать отсутствие сходства

Наиболее распространенный путь — представить мотивированный ответ на уведомление Роспатента при предварительном отказе. Согласно п. 3 ст. 1499 ГК РФ, заявитель вправе направить возражение на решение экспертизы в течение установленного срока (6 месяцев со дня направления заявителю уведомления).

В ответе нужно обосновать, что заявленное обозначение:

• не тождественно противопоставленному знаку;
• не является сходным до степени смешения (учитываются визуальные, фонетические и семантические признаки);
• не относится к однородным товарам/услугам, для которых зарегистрирован «старший» знак.

Аргументы следует подкреплять экспертными заключениями, примерами отличий в графике, звучании, смысловом содержании, а также информацией о различиях в целевых аудиториях и т. д. Подготовить мотивированный ответ помогут патентные поверенные Brandside.

2. Исключить из перечня однородные товары или услуги

Если совпадение обнаружено лишь в части заявленного перечня, можно сузить список продукции и услуг. Например, если обозначение конфликтует с охраняемым знаком в рамках одного класса МКТУ, можно отказаться от части товаров. Это снизит вероятность отказа без необходимости получения письма-согласия.

3. Изменить обозначение и подать новую заявку

В случае высокого риска отказа (например, при почти полном совпадении с известным товарным знаком) целесообразно переработать обозначение, чтобы устранить ключевые элементы сходства. Такое решение позволяет избежать спора с правообладателем и повторной оплаты пошлин за подачу заведомо проблемной заявки.

Перед подачей новой заявки желательно:

• провести предварительный поиск на сайте ФИПС или через поисковую систему Роспатента — это поможет выявить уже зарегистрированные или поданные на регистрацию сходные обозначения;
• заказать официальную платную проверку у экспертов Роспатента — она занимает до 20 рабочих дней (стоимость зависит от сроков), при этом ведомство не дает рекомендаций по доработке ТЗ;
• обратиться к патентным поверенным — они проведут углубленный анализ по базам, оценят риски отказа, предложат правки, которые повысят вероятность успешной регистрации с первой подачи.

Таким образом, письмо-согласие — лишь один из возможных инструментов, который помогает добиться положительного решения по заявке. Его отсутствие не делает регистрацию невозможной. Грамотный анализ причин отказа и корректно выбранная стратегия позволяют повысить шансы на охрану ТЗ.

Альтернатива регистрации

Альтернативой регистрации может стать заключение лицензионного договора с владельцем уже зарегистрированного товарного знака. Такой договор позволяет использовать обозначение на оговоренных условиях.

Однако важно понимать, что этот документ не дает права собственности на товарный знак и не может заменить письмо-согласие в рамках процедуры регистрации. Правообладателем остается первоначальный владелец ТЗ, а лицензиат действует в рамках предоставленных ему прав.

Этот вариант подходит, если:

• регистрация собственного обозначения невозможна из-за тождества или высокой степени сходства с уже зарегистрированным;
• использование определенного ТЗ критично для бизнеса (например, он уже известен потребителям или вложены значительные ресурсы в его продвижение);
• стороны достигли договоренности о совместном использовании знака на законных основаниях.

Лицензионный договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

Заключение

Письмо-согласие — один из инструментов, который позволяет продолжить регистрацию, даже если заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с уже зарегистрированным ТЗ.

Однако наличие письма-согласия не гарантирует положительного решения. Эксперты Роспатента учитывают множество факторов: степень сходства обозначений, однородность товаров и услуг, известность «старшего» знака. Документ принимают во внимание только при грамотном оформлении и отсутствии риска введения потребителей в заблуждение.

В некоторых случаях возможны альтернативные пути — например, корректировка обозначения или заключение лицензионного договора. Оптимальный вариант зависит от конкретной ситуации и требует детального анализа.

Если заявитель уверен в своей позиции, он может подать мотивированное возражение при предварительном отказе, а при необходимости — оспорить итоговое решение в Палате по патентным спорам. В таких случаях особенно важна поддержка специалистов.

Если нужно зарегистрировать товарный знак, сходный с уже существующим, обратитесь в Brandside. Наши эксперты оценят риски, разработают стратегию и помогут пройти процедуру регистрации — от предварительного анализа до получения свидетельства.

Источники:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023).
2) ГК РФ Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
3) ГК РФ Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака
4)Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022)