Формы передачи прав на товарный знак

Содержание статьи:

• Зачем передавать права на ТЗ
• Договор уступки (отчуждения)
  • Процедура регистрации
• Лицензионный договор
  • Процедура регистрации
• Договор франчайзинга (коммерческой концессии)
  • Процедура регистрации
• Договор залога
  • Процедура регистрации
• Как выбрать способ передачи прав на ТЗ
• Резюме

Правообладатель товарного знака (ТЗ) может распоряжаться им по своему усмотрению: полностью уступить исключительное право или предоставить возможность пользоваться обозначением на определенных условиях. Для этого необходимо выбрать форму договора, которая соответствует интересам сторон и требованиям закона.

В статье рассмотрим, какие способы передачи прав на ТЗ предусмотрены Гражданским кодексом, чем они отличаются и как выбрать подходящий вариант.

Зачем передавать права на ТЗ

Права на охраняемое обозначение передают в рамках сделок по продаже бизнеса, его расширению, внутренней реорганизации компании или привлечению инвестиций. В каждом случае цели и объем передаваемых прав различаются.

Чаще всего права на ТЗ передают в таких ситуациях:

• Выход из бизнеса или смена направления деятельности. Если обозначение больше не используется, правообладатель может передать его заинтересованному лицу и получить компенсацию.
• Развитие партнерской сети. Для масштабирования бренда правообладатели ТЗ предоставляют партнерам право на использование знака на ограниченных условиях.
• Монетизация интеллектуальной собственности. Заключение лицензионных и франчайзинговых договоров позволяет получать регулярный доход от использования бренда.
• Реструктуризация организации. Права на ТЗ могут передаваться при слиянии, разделении компаний и в рамках иных форм реорганизации.
• Получение финансирования. Исключительное право на обозначение может быть передано в залог при оформлении кредита, займа или другой сделки, связанной с привлечением средств.

Подходящая форма передачи прав определяется с учетом цели сделки, статуса участников и объема использования ими ТЗ. Важно учесть юридические ограничения и при необходимости зарегистрировать договор в Роспатенте.

Договор уступки (отчуждения)

По договору уступки права на обозначение передаются другому лицу. После регистрации договора в Роспатенте новый правообладатель получает контроль над ТЗ, а прежний — теряет возможность его использовать.

Передача может быть как полной — на все классы МКТУ, указанные в свидетельстве, так и частичной — в отношении некоторых из них. Допускается оформление нескольких договоров с разными приобретателями, но права на однородные товары или услуги могут перейти только одному лицу: это необходимо, чтобы избежать введения потребителей в заблуждение.

Сделка должна быть возмездной. Если в договоре не указана цена, он считается незаключенным. Регистрация договора в Роспатенте обязательна.

Процедура регистрации

Чтобы передать права на ТЗ, стороны оформляют договор в письменной форме и подают документы в Роспатент. Порядок процедуры следующий:

1. Подготовка документов. Понадобится:
   • заявление по установленной форме (доступно на сайте Роспатента);
   • оригинал или выписка из договора уступки;
   • доверенность (если подавать документы будет представитель);
   • перевод документов на русский язык (если требуется).

Важно! Нельзя отчуждать коллективные ТЗ: такие обозначения предназначены для использования группой лиц и не могут быть переданы даже частично.

2. Оплата госпошлины.
3. Подача документов. Документы можно подать через портал «Госуслуги», на сайте ФИПС (потребуется ЭЦП), лично или по почте.
4. Рассмотрение документов в Роспатенте. После получения документов эксперты Роспатента проверяют комплектность, соответствие требованиям законодательства. Срок регистрации — до 68 рабочих дней.
5. Регистрация. После внесения сведений в реестр стороны получают уведомление о регистрации. Если права переданы частично, новому правообладателю выдается свидетельство на переданные классы, а прежнему — на оставшиеся. С этого момента новый владелец вправе использовать ТЗ.

Лицензионный договор

Лицензионный договор позволяет правообладателю сохранить исключительные права на ТЗ, предоставив другому лицу право использовать обозначение на определенных условиях. Этот формат подходит, если владелец хочет получать дополнительную прибыль.

По лицензионному договору:

• передается право использовать ТЗ в полном объеме или с ограничениями (по территории, сроку, перечню товаров и услуг);
• устанавливается плата (зачастую включает паушальный взнос, страховой депозит и роялти);
• лицензиат обязан обеспечивать качество продукции в соответствии с требованиями лицензиара — это условие контролируется правообладателем (ст. 1489 ГК РФ).

Существует три вида лицензий:

• Исключительная (эксклюзивная) — только лицензиат может использовать ТЗ на согласованной территории и в рамках указанных классов МКТУ.
• Простая (неисключительная) — знак может одновременно использоваться несколькими лицами, включая самого правообладателя.
• Сублицензия — лицензиат может передавать право на использование обозначения третьим лицам (возможно только при прямом разрешении в договоре).

Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте: в ином случае предоставление права будет признано недействительной.

Процедура регистрации

Регистрация состоит из четырех этапов:

1. Подготовка договора. Документ должен быть составлен в письменной форме и включать сведения о сторонах, описание передаваемых прав, вид лицензии, территорию, срок действия, вознаграждение, условия контроля за качеством (если применимо), возможность сублицензии (если планируется).
2. Подача документов в Роспатент. Заявление нужно заполнить по установленной форме (доступно на сайте Роспатента). Вместе с ним необходимо подать оригинал или выписку из лицензионного договора, перевод документов, если они составлены на иностранном языке, доверенность (если нужно). Подать документы можно лично, по почте, онлайн (через «Госуслуги» или сайт ФИПС).
3. Оплата госпошлины.
4. Регистрация. Эксперты Роспатента проверят документы, после чего внесут сведения в реестр. Срок регистрации — до 68 рабочих дней. После этого стороны получают уведомление, а лицензиат может официально использовать товарный знак.

Условия использования ТЗ можно изменить — для этого оформляется допсоглашение, которое тоже нужно зарегистрировать в Роспатенте.

Срок действия соглашения стороны определяют самостоятельно, но он не может превышать срок охраны ТЗ. Если в документе срок не указан, по умолчанию договор считается заключенным на пять лет.

Правообладатель вправе досрочно расторгнуть соглашение, если лицензиат нарушает условия использования ТЗ или другие положения договора.

Договор франчайзинга (коммерческой концессии)

Договор франчайзинга позволяет правообладателю передавать комплекс прав, включая использование ТЗ, фирменного наименования, технологий, коммерческой информации. Это оптимальный вариант для масштабирования бизнеса: франчайзи получает готовую бизнес-систему с узнаваемым брендом, отлаженными процессами и поддержкой правообладателя, а франчайзер — прибыль от ее использования.

По договору франчайзинга:

• передается право использовать ТЗ и другие объекты интеллектуальной собственности;
• закрепляются требования к качеству товаров и услуг, стандартам обслуживания и оформлению;
• устанавливаются правила контроля со стороны правообладателя;
• определяется форма и объем вознаграждения (паушальный взнос, роялти, маркетинговые отчисления и другие выплаты).

Договор коммерческой концессии обязательно должен быть возмездным.

Процедура регистрации

Для законного использования ТЗ по договору франчайзинга необходима государственная регистрация в Роспатенте. Процедура включает:

1. Подготовку договора. Договор должен быть составлен в письменной форме и включать сведения о сторонах, перечень передаваемых прав, срок, территорию, форму использования, условия контроля и стандарты качества, порядок выплат, основания для изменения или прекращения договора. Скачать форму договора можно на сайте Роспатента.
2. Сбор документов. Понадобится заявление, оригинал или выписка из договора, доверенность (если документы подает представитель), перевод на русский язык (если договор составлен на иностранном).
3. Оплату госпошлины.
4. Подача документов. Заявление с комплектом документов можно подать через сайт ФИПС (при наличии ЭЦП), через «Госуслуги», лично или по почте.
5. Регистрацию договора. Срок рассмотрения — до 68 рабочих дней. После регистрации сведения вносятся в реестр, и франчайзи получает официальное право использовать объекты интеллектуальной собственности.

Срок действия договора франчайзинга стороны устанавливают сами. Если он в документе не указан, соглашение считается заключенным на неопределенный срок (на весь период действия ТЗ).

Сторонами договора могут быть только юрлица и ИП. Граждане без статуса предпринимателя не вправе выступать франчайзи.

Договор залога

Правообладатель может использовать ТЗ в качестве обеспечения — например, при получении кредита. Для этого стороны оформляют соглашение о залоге исключительных прав. Как правило, после его регистрации в Роспатенте владелец сохраняет право пользоваться обозначением в полной мере. Залогодержатель не может использовать ТЗ. Однако если правообладатель не выполнил обязательство, знак может перейти к кредитору в счет долга.

Залог оформляют только на зарегистрированный и действующий товарный знак. Договор подлежит обязательной регистрации в Роспатенте: без этого он считается недействительным.

Процедура регистрации

Чтобы зарегистрировать договор залога, необходимо:

1. Подготовить документы. Понадобится заявление по форме, оригинал или выписка из договора, доверенность (если обращается представитель), перевод документов (если они на иностранном языке). Форма заявления доступна на сайте Роспатента.
2. Оплатить госпошлину.
3. Подать документы в Роспатент. Заявление и комплект документов можно направить через «Госуслуги», личный кабинет ФИПС (потребуется электронная квалифицированная подпись), по почте или лично.
4. Дождаться регистрации. Срок рассмотрения — до 68 рабочих дней. После регистрации сведений в реестре стороны получают уведомление.

В договоре указывают предмет залога (исключительное право на ТЗ), сумму и срок исполнения основного обязательства, порядок использования знака на время действия залога, а также условия, при которых право на обозначение может перейти к залогодержателю. Остальные положения согласовываются сторонами индивидуально.

Как выбрать способ передачи прав на ТЗ

Передача прав на товарный знак возможна в нескольких формах. Ниже — сравнительная таблица по ключевым критериям.

Резюме

Передать права на ТЗ можно полностью — по договору отчуждения — или с сохранением за собой исключительного права — по договору лицензии, коммерческой концессии или залога. У каждого способа свои условия: отличаются объем и срок предоставляемых прав, порядок выплат, возможные ограничения. Договоры подлежат обязательной регистрации в Роспатенте — без этого передача прав считается недействительной.

Эксперты Brandside помогут выбрать подходящий формат передачи прав на ТЗ, подготовят договор с учетом всех требований законодательства и проконтролируют регистрацию в Роспатенте, чтобы сделка была юридически корректной и не вызвала споров в будущем.

Источники:

• Право пользования товарным знаком: регулирование передачи и пробелы в действующем законодательстве. Квициния Н.В., Осадченко Э.О. Legal Concept. 2023. №2. с.102-108
• Передача товарного знака. Нестерова А.А., Расторгуева М.Б., Романова Г.В. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение. Материалы Научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 2006. с.132-135
• Сделки по передаче прав пользования товарным знаком: есть контроль?! Раджабов Р.М. Налоговая политика и практика. 2010. №6. с.47-53
• Распоряжение исключительным правом на товарный знак. Лалиев С.С. Проблемы экономики и юридической практики. 2012. №2. с.93-95
• Классификация способов распоряжения исключительным правом на товарный знак. Кононенко Р.О. Наука и современность. 2010. №2-3. с.327-332