Что такое лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака и как его зарегистрировать?

Содержание статьи:

• Лицензионный договор: что это
• Виды лицензионных договоров
• Условия заключения соглашения
• Срок действия договора
• Заключение и регистрация права использования на товарный знак по лицензионному договору
• Пример договора
• Нюансы при заключении соглашения
• В каких случаях договор теряет свою силу
• Можно ли составить лицензионный договор без юриста
• Заключение

После регистрации товарного знака (ТЗ) в Роспатенте, ни у кого другого, кроме правообладателя, нет права использовать его для обозначения своей продукции или услуг: это грозит штрафом до 5 млн рублей, изъятием продукции и судебными тяжбами.

Другой предприниматель может выкупить товарный знак, но не каждый правообладатель соглашается на это. Что можно сделать в случае, если владелец не хочет отказываться от ТЗ, а другое лицо желает получить право использовать его? Заключить лицензионный договор.

Разберемся, что это за договор, кто его может заключить, при каких условиях, что важно зафиксировать в документе.

Лицензионный договор: что это

Если говорить простыми словами, лицензионный договор — своеобразная аренда товарного знака. По нему правообладатель ТЗ (лицензиар) разрешает его использование «арендатору» (лицензиату).

Что должно быть в договоре

В документе указывают:

• сам товарный знак;
• список услуг и товаров, на которые распространяется соглашение;
• особенности использования ТЗ;
• информацию, касающуюся порядка оплаты и размера вознаграждения за использование ТЗ;
• территория, на которой предоставляется право пользования товарным знаком;
• условия по расторжению договора;
• оговаривается возможность предоставления сублицензий;
• дату окончания действия договора (она должна быть до окончания действия права на ТЗ);
• вид договора (исключительная или неисключительная лицензия).

Важно понимать, что по лицензионному договору владелец ТЗ разрешает пользоваться им лишь в определенном объеме и на указанный срок. В соглашении можно указать, в каком случае стороны могут расторгнуть его, санкции за нарушение договоренностей, порядок разрешения конфликтов и т. д.

Кто может заключить лицензионный договор

Стороны договора — правообладатель ТЗ (лицензиар) и контрагент, получающий в соответствии с соглашением определенные права (лицензиат). Ими могут быть только юрлица, ИП или физлица.

Можно ли передать право пользования, не заключая лицензионного договора

Без заключения договора сделка будет считаться недействительной: стороны не застрахованы от взаимных претензий и разбирательств. А если все-таки использовать ТЗ, а лицензионный договор при этом не заключать? Если договор не заключен и не зарегистрирован в Роспатенте, то право использования ТЗ будет считаться непредоставленным. Существует понятие ответственности за игнорирование исключительных прав (ст. 1301 ГК РФ).

Виды лицензионных договоров

Лицензиар может дать два вида лицензии:

1. Исключительную (или «эксклюзивную»).

2. Неисключительную (или «неэксклюзивную», простую).

Если правообладатель подписывает с контрагентом эксклюзивную лицензию, это означает, что он не может предоставить такие же права кому бы то ни было еще. В случае нарушения этого правила лицензиар обязуется возместить убытки другой стороне.

При этом правообладатель ТЗ может подписать несколько эксклюзивных лицензий. Например, он может ограничить лицензию по списку продукции, предоставив одному контрагенту возможность изготавливать постельные принадлежности (матрасы, подушки), а другому — постельное белье, спальные мешки и одеяла, при этом у обоих лицензиатов будет эксклюзивная лицензия. Также можно ограничить лицензию по регионам в соответствии со статьей 1235 ГК РФ: одному предпринимателю выдать разрешение на использование ТЗ в Новосибирске, другому — в Ростове.

При выдаче неэксклюзивной лицензии правообладатель может заключать такие же договоры с неограниченным количеством лиц, без ограничений сам использовать ТЗ. Такую лицензию часто выбирают при выпуске продукции под одним брендом от разных производителей.

Условия заключения соглашения

Договор заключают в письменном виде. Обязательно, чтобы ТЗ был зарегистрирован.

В договоре можно предусмотреть право передачи лицензиатом использования ТЗ другим физическим, юридическим лицам или ИП: важно оговорить в документе пределы его полномочий.

Также нужно описать порядок вознаграждения: это может быть единоразовая сумма, фиксированные выплаты на протяжении всего срока действия соглашения или выплата процента с прибыли. Возможен и смешанный способ.

Если ТЗ еще нет, можно ли заключить договор

Можно подписать предварительный договор. По нему будущий владелец ТЗ обязуется дать право лицензиату на его использование, когда получит одобрение Роспатента.

Но смысла в этом немного: в случае отказа в регистрации предоставлять будет нечего. Поэтому есть смысл дождаться регистрации товарного знака, а после этого уже заключать лицензионный договор на его использование.

Срок действия договора

Срок соглашения может быть больше срока охраны ТЗ при условии, что в договоре закреплена обязанность Лицензиара продлевать ТЗ. Например, можно указать, что договор заключен на весь срок действия ТЗ) По умолчанию считают, что договор действителен пять лет на основании пункта 4 статьи 1235 Гражданского кодекса. Если нужно увеличить или уменьшить срок соглашения, это следует закрепить в документе.

Заключение и регистрация права использования на товарный знак по лицензионному договору

Разберем процесс государственной регистрации права использования на товарный знак по лицензионному договору.

Весь процесс занимает до 45 рабочих дней.

1. Подготовка документов.

На этом этапе необходимо проверить свидетельство на ТЗ в Роспатенте действительно ли знак занесен в госреестр, указать номер свидетельства в соглашении.

После этого составляют договор в письменном виде. В нем указывают вознаграждение за использование ТЗ, стороны, срок действия соглашения, объем прав и территорию, на которую они распространяются. Также потребуется подготовить все документы, передать их в Роспатент.

2. Оплата госпошлины.

Сумма пошлины зависит от того, на какое количество ТЗ предоставляют права. Чтобы узнать точную, воспользуйтесь калькулятором пошлин.

3. Проверка.

После получения всех документов эксперты Роспатента проверяют, соответствует ли договор всем требованиям законодательства, и выносят решение о его регистрации и внесение записи в реестр.

4. Уведомление.

В некоторых случаях сотрудники Роспатента могут запросить дополнительную информацию, попросить уточнить сведения в документах.

Чтобы с первого раза документы одобрили, обратитесь к патентным поверенным Brandside.

После этого от Роспатента должно прийти решение о государственной регистрации о предоставлении права использования на товарный знак по лицензионному договору.

Что еще нужно указать в соглашении

В договоре часто прописывают следующее:

• виды ответственности сторон;
• особенности решения конфликтов;
• при каких условиях возможно досрочное расторжение соглашения одной из сторон.

Эксперты Brandside рекомендуют точно прописать даты действия соглашения. Это поможет в дальнейшем избежать споров.

Пример договора

Нюансы при заключении соглашения

Важно зарегистрировать в Роспатенте соглашение. Если этого не сделать, в дальнейшем может оказаться, что законного договора не было. В таком случае лицензиара могут обязать вернуть полученные средства.

Лицензиат может попасть в другую ловушку. Если не расторгнуть соглашение, оно считается действующим. В таком случае лицензиат обязан платить за право использования ТЗ, даже если он им не пользуется.

Чтобы не попадать в неприятные ситуации, важно составлять договор под конкретный случай, а не пользоваться стандартной формой, своевременно регистрировать его и расторгать.

Следует знать, что законодательством предусмотрена возможность заключения лицензионного договора на безвозмездной основе. Как правило такой договор заключается между «своими» компаниями.

В каких случаях договор теряет свою силу и может быть аннулирован или расторгнут

Все эти случае необходимо указывать в самом договоре для исключения в дальнейшем спорных ситуаций.

Важно! Лицензионный договор можно расторгнуть в одностороннем порядке (п. 4 ст. 1237 ГК РФ), если нарушаются любые оговоренные заранее условия (по применению ТЗ, по оплате или другие существенные пункты соглашения).

Можно ли составить лицензионный договор без юриста: почему лучше доверить процесс составления документов специалистам патентного бюро

Образец лицензионного договора можно найти в открытых источниках и оформить самостоятельно в случае простой сделки — когда не нужно принимать во внимание сложные отношения по праву на товарный знак.

Риски при самостоятельном оформлении:

• процессы прохождения бумаг в Роспатенте могут затягиваться;
• не исключена возможность проникновения ошибок в договор, особенно критичных с точки зрения требований законодательства;
• не всегда удается быстро получить обратную связь от государственных экспертов.

Прибегая к помощи специалистов при составлении лицензионного договора, вы получаете уверенность в том, что он будет разработан с соблюдением интересов сторон и положений закона по товарным знакам. Вам помогут собрать необходимый набор документов для Роспатента, сопроводят по всем решающим шагам, облегчат получение и передачу подлинников, а главное — Вы сможете избежать незапланированных расходов.

Заключение

Товарным знаком можно не только пользоваться самому, но и разрешить его использование другим за вознаграждение. Для этого потребуется лицензионный договор.

В договоре необходимо указать объект, способы использования ТЗ, на какой территории это возможно, срок соглашения, порядок вознаграждения.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, право использования на товарный знак по лицензионному договору нужно зарегистрировать в Роспатенте, вносить в него все изменения, а также своевременно расторгать.

Источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 30.01.2024)

2. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 01.03.2023)

3. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416)

4. Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя (утв. Приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 603)

5. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022)