Как мы отстаиваем товарный знак нашего клиента, который Роспатент «перевёл» с армянского (причем здесь армянский?)

Кейс BRANDSIDE. Патентный поверенный: Ирина Михальченко

В работе с интеллектуальной собственностью всегда есть место неожиданностям. Ситуация, о которой пойдет речь ниже, стала как раз ярким примером того, как даже при самой тщательно подготовленной заявке на товарный знак можно столкнуться с каким-нибудь СЮРпризом

Наш клиент подал на регистрацию комбинированный товарный знак SURCH для бизнеса, не связанной с кофе. И получил отказ, основанный на… армянском языке.

Проблема: когда эксперт Роспатента слишком креативен

Экспертиза Роспатента приняла решение, что словесный элемент «SURCH», пишущийся латиницей, фонетически воспроизводит армянское слово «սուրճ» (СУРЧ), которое переводится на русский как «кофе».

На основании такого вывода нашему клиенту отказали в регистрации, потому что, по их мнению:

1. Обозначение не обладает различительной способностью (п. 1 ст. 1483 ГК РФ), поскольку прямо указывает на вид товара (кофе).

2. В отношении других товаров оно способно вводить потребителя в заблуждение(п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Итак, полностью вымышленное название, придуманное для российского рынка, было внезапно отнесено к описательным обозначениям. Наша задача состояла в том, чтобы доказать: этот «перевод» вообще не имеет силы для рядового потребителя в России.

Стратегия защиты: фантазия vs. фонетика

Наш патентный поверенный — Ирина Михальченко — не стала сидеть сложа руки, а оперативно направила в Палату по патентным спорам (ППС) Роспатента детальное возражение, построенное на трех уровнях доказательств.

1. Лингвистический фактчекинг: слово без перевода

Мы начали с простого: анализа слова SURCH в самых распространенных словарных источниках.

• Проверка в онлайн-переводчиках и словарях (с английского на русский) показала, что словесный элемент «SURCH» не имеет семантического значения (то есть, ничего не обозначает).
• А если уж словарное значение отсутствует, то для потребителя это слово точно вымышленное и фантазийное.

2. Ошибка в «Домысливании»

Мы оспорили сам подход экспертизы, указав, что для признания обозначения описательным его смысл должен быть понятен без «дополнительных рассуждений и домысливания».

• Искажение произношения: экспертиза анализировала фонетическое звучание «СУРЧ», тогда как правильное звучание заявленного слова в английской транскрипции — «СЁРТЧ».
• Слабая связь с Арменией: мы подчеркнули, что армянский язык не является национальным или официальным на территории РФ. Мы привели довод, принятый Коллегией ППС, что менее 0,5% населения РФ владеет армянским языком. Следовательно, потребитель будет воспринимать латинское слово как английское, не имеющее смысла, а не как транслитерацию армянского.

3. Нарушение прецедентов

Для демонстрации непоследовательности мы сослались на ранее зарегистрированные Роспатентом товарные знаки, которые имели прямое фонетическое значение на армянском языке, описывающее товар, но при этом были признаны охраняемыми:

• «ГИНИ» (арм. «вино») — охраняемый для алкогольных товаров.
• «Bambak» (арм. «хлопок») — охраняемый для товаров 25 класса МКТУ.

Мы аргументировали, что иной подход к SURCH нарушает права клиента и принцип защиты законных ожиданий, а ещё подсвечивает необходимость единообразного поведения государственного органа.

Результат: победа здравого смысла

Коллегия Палаты по патентным спорам прислушалась к нашим аргументам.

• Коллегия согласилась, что слово «SURCH» не имеет словарного значения, а его фонетический образ имеет и другие варианты транслитерации.
• Было признано неправомерным применение положений ст. 1483 ГК РФ, поскольку отсутствуют признаки описательности.
• Решение: возражение было удовлетворено, и товарный знак SURCH теперь зарегистрирован! Ура!

А в завершение хотелось бы сказать, что возникновение подобных ситуаций лишний раз подтверждает, что в спорах с экспертизой важно не только знать законы, но и уметь реалистично оценивать восприятия обозначения средним потребителем. А еще очень важно все-таки при подаче возражений апеллировать не только к сугубо юридическим нормам, но и часто к лингвистике и логике…

Ваш товарный знак — ваша ценность. Не соглашайтесь на необоснованные отказы! А мы, в свою очередь, всегда готовы вам в этом помочь. Переходите на наш сайт — получите бесплатную консультацию наших специалистов.